Il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 194 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17.12 2024 stabilisce i parametri per la liquidazione dei compensi per i consulenti in proprietà industriale, applicabili nei casi in cui il compenso non sia stato determinato per iscritto  consensualmente tra le parti. 

Il regolamento definisce un quadro di riferimento per garantire equità e proporzionalità dei compensi rispetto alla complessità e alla natura delle prestazioni svolte e fornisce le tabelle dettagliate per tutte le attività di di fronte ai diversi enti .

 Il compenso è proporzionato all'importanza dell'opera, con un incremento o una riduzione del 40% in base alla difficoltà del lavoro svolto e all'urgenza richiesta. 

Sono previsti anche i rimborsi per le spese accessorie come oneri, tasse, traduzioni, e costi di consulenti esterni.

Di seguito alcuni dettagli. Qui  le tabelle complete 

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Attività professionali connesse a brevetti e marchi di proprietà industriale

Il decreto individua una serie di attività professionali specifiche per le quali si applicano i parametri di compenso, tra cui  consulenza e rappresentanza presso

• l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), 
• l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), 
• l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), e 
• l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).

Le prestazioni regolamentate includono anche attività connesse ai brevetti per invenzioni industriali, marchi, disegni, modelli e topografie di semiconduttori, nonché certificati complementari di protezione.

 Il compenso viene determinato in base a diverse fasi di lavoro come lo studio preliminare, il deposito delle domande, l'istruttoria, e la concessione dei titoli di proprietà industriale.

Proprieta industriale: attività extra procedimentali

Infine, il decreto prevede disposizioni per le attività extra procedimentali, come:

• la consulenza strategica,
•  la gestione dei diritti di proprietà industriale e 
• le controversie giudiziali ed extragiudiziali.

 Per tali attività, il compenso può essere stabilito a tempo con una tariffa oraria compresa tra 200 e 500 euro. 

È regolamentata anche la liquidazione delle spese per trasferte, con rimborsi per soggiorni in hotel a quattro stelle e un'indennità chilometrica secondo le tariffe ACI. 

Le disposizioni del decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 2025 e saranno applicabili alle liquidazioni successive a questa data.

Disposta al 27 novembre, con Decreto MIMIT, la chiusura dello sportello per il Bando Marchi causa esaurimento risorse.

Ricordiamo che il bando si era aperto il giorno precedente ossia il 26 novembre 2024.

La misura Marchi+, disciplinata dal Decreto 6 agosto 2024, è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:

• Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
• Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.

La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2024 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 2 milioni di euro.

Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 6.000,00.

Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata all’85% (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).

Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 9.000,00.

Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata al 95% (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).

Bando Marchi+: beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

1. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
2. avere sede legale e operativa in Italia;
3. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
4. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
5. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
6. non avere procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
7. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;

Per la Misura A:

• aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;

nonché

• aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;

Per la Misura B:
aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, almeno una delle seguenti attività:

• il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
• il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
• il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

nonché

• aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

Bando Marchi+: spese ammissibili

Per la Misura A, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni di seguito indicati:

1. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) e deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione;
2. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di marchio dell’Unione europea ed alle conseguenti attività di deposito presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;
3. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;
4. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati;
5. Tasse di deposito presso EUIPO.

Per la Misura B, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni di seguito indicati:

1. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO. Il servizio deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione;
2. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di marchio internazionale ed alle conseguenti attività di deposito presso UIBM o EUIPO o presso OMPI (per le sole designazioni successive) e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;
3. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;
4. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso OMPI e/o all’assistenza prestata di fronte agli uffici nazionali che hanno emesso il rilievo successivamente al deposito della domanda di registrazione presso OMPI. Il servizio deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati. L’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul presente bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di partecipazione;
5. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.

Bando Marchi+: risorse esaurite al 27 novembre

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate nel sito web www.marchipiu2024.it.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 26 novembre 2024 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

• Bando Marchi+ 2024

Pubblicato in GU n 260 del 6 novembre il Decreto MIMIT del 28.10 con Disposizioni operative relative alle procedure di tutela dei  marchi di particolare interesse e valenza nazionale.

In particolare viene pubblicato il format per il progetto di cessione dell'attività (previsto dall'art 2 del Decreto MIMIT 3 luglio 2024 con Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale).

Ai sensi dell'art 2 del Decreto 28.10.2024 del MIMIT l'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o rasferire in  Italia  attività  produttive ubicate all'estero, interessata a utilizzare uno o  più marchi pubblicati, può presentare apposita richiesta, ai sensi dell'art.  5, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, utilizzando il  format di cui all'Allegato  2  al  presente decreto.

Vediamo i dettagli.

Decreto Marchi di interesse nazionale. il forma per il progetto di cessione

L'art 1 del Decreto 28 ottobre 2024 specifica che il progetto di cessazione dell'attività di cui  all'art.  2, comma 2, del decreto MIMIT del 3 luglio 2024 deve essere redatto utilizzando il format di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Il progetto deve essere trasmesso, nei termini fissati dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle  imprese  e  del made  in Italy del 3 luglio 2024, alla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale,  l'innovazione, le PMI e il made in Italy, via PEC al seguente indirizzo: [email protected]
La predetta DGIND, entro tre mesi dalla ricezione del  progetto comunica  all'impresa gli  esiti dell'attività istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, all'indirizzo PEC indicato nel predetto format.
Come previsto dall'art. 2, comma 4,  del  decreto  del  Ministro delle imprese e del made in Italy  del  3  luglio  2024,  il mancato riscontro da parte della DGIND entro il predetto termine di tre mesi, si intende come manifestazione di non interesse  a  subentrare  nella titolarita' del marchio.
Nel caso in cui la DGIND comunichi l'interesse del Ministero a subentrare nella titolarità del marchio, procederà immediatamente all'avvio dei lavori con l'impresa per la  predisposizione  dell'atto di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.
La DGIND  cura  gli  adempimenti  relativi  alla  pubblicazione, previsti dall'art. 2, comma 6, e dall'art. 4 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.
La procedura si  applica a  partire dal 2 dicembre 2024.

Leggi anche: Decreto marchi: regole MIMIT per rilevare quelli di interesse nazionale

• Decreto MIMIT 28.10.2024 Format Progetto Cessione Attività Marchi Italiani

Con un comunicato di oggi 17 settembre il MIMIT specifica che il Decreto 3 luglio  con Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale pubblicato in GU n 200 del 27 agosto,  ha il fine di garantire la tutela dei marchi di particolare interesse nazionale e prevenire la loro estinzione, in attuazione della Legge “Made in Italy” (206/2023).

Con il decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro, da parte del Ministero, nella titolarità dei marchi di imprese che cessano definitivamente la propria attività, per non disperdere il patrimonio rappresentato dai marchi del Made in Italy, registrati o per i quali sia dimostrabile l’uso continuativo da almeno 50 anni, che godono di una rilevante notorietà e sono utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale.

Il MIMIT sinteticamente ha specificato che il decreto prevede due linee di intervento:

1. la prima, che riguarda i marchi collegati a imprese che intendono cessare l’attività; 
2. la seconda, rivolta ai marchi per i quali si presume il non utilizzo da almeno cinque anni. 

In relazione alla prima linea di intervento sarà emanato, entro 60 giorni, un successivo decreto ministeriale, con il quale sarà definita la modulistica, la data di avvio della procedura e le eventuali ulteriori indicazioni di carattere operativo che le imprese dovranno seguire. 

Nel caso in cui la Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy manifesti l’interesse a subentrare nella titolarità, l’impresa concederà gratuitamente il marchio con apposito atto.

Per la seconda linea di intervento, il MIMIT, in caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo da almeno cinque anni, potrà depositare domanda di registrazione del marchio a proprio nome e autorizzarne la titolarità alle imprese nazionali ed estere che intendono investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni.

Cessazione del marchio d’impresa: regole

Ai sensi dell'art 2 l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato  da almeno cinquanta anni, ovvero di un marchio non  registrato  per  il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività di  produzione del  prodotto  identificato  dal  predetto  marchio  notifica,   alla direzione generale,  il  progetto  di cessazione dell'attività almeno sei mesi prima dell'effettiva cessazione. 

Il progetto di cessazione è redatto secondo il format che sara' definito  con  successivo  decreto da  emanarsi  entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del presente decreto ossia dal 27 agosto.

Il  progetto  deve  contenere, in particolare,  l'indicazione  degli  effetti derivanti dalla cessazione, i motivi  economici, finanziari o  tecnici  della stessa, nonché i tempi  di  chiusura  e  le  strategie  inerenti  il marchio in questione, specificando che lo stesso non e' o  non  sarà oggetto di cessione a titolo oneroso  prima  della  cessazione  delle attività

Al  progetto va  altresì allegata  la  documentazione comprovante la titolarità del marchio o la legittimazione a disporre dello stesso. 

La direzione generale, entro tre mesi dalla notifica di cui sopra, comunica  all'impresa gli esiti dell'istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti  del marchio in relazione al particolare interesse e  alla valenza  nazionale  dello stesso,  manifestando  l'intenzione  o  meno di  subentrare nella titolarita' del marchio, nel caso in cui  lo  stesso  non  sia stato ovvero non sara' oggetto di cessione a titolo oneroso entro  la  data della cessazione dell'attivita'.  

Nel  corso del  suddetto  termine, l'impresa titolare non puo' disporre del marchio mediante cessione  a titolo gratuito. 

Il mancato riscontro formale da parte della  direzione  generale entro il  termine di cui sopra si  intende come manifestazione di non interesse a subentrare  nella  titolarita'  del marchio. 

Nel  caso  in  cui  la direzione generale  abbia  manifestato l'interesse a subentrare nella  titolarita'  del  marchio,  l'impresa

giuridicamente legittimata a disporne, entro i successivi  due  mesi, cede gratuitamente il marchio al Ministero, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti, anche mediante una dichiarazione  di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dalla direzione generale, con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione. 

La direzione generale, a  seguito  del  subentro  nelle  ipotesi previste  dal  presente  articolo,  presenta   all'Ufficio   italiano brevetti e marchi la domanda di trascrizione ai sensi degli  articoli 138 e 196 del decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n. 30,  per comunicare la variazione  di  titolarita'  del  marchio.

I  relativi oneri, ivi inclusi quelli di cui al comma 5, sono a carico del  fondo di  cui  all'art.  25  del  decreto-legge  17  maggio 2022,  n.  50, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2022, n. 91. 

Deposito di domanda marchio inutilizzato

Con l'art 3 si prevede che la direzione generale,  in  relazione  ai  marchi  per  i  quali presume il non utilizzo da almeno cinque anni che  possano  risultare di particolare interesse e valenza nazionale, provvede, nel  rispetto della normativa vigente, a formulare istanza di decadenza del marchio all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi ai sensi degli articoli 184-bis e seguenti del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
 In caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo, la direzione generale può depositare domanda di registrazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Marchio cessato di titolarità del Ministero: come rilevarlo

L'art 5 prevede che l'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o trasferire  in  Italia  attivita'  produttive ubicate   all'estero, interessata ad utilizzare  uno  o  piu'  marchi  di  titolarita'  del Ministero compresi nell'elenco di  cu  all'art.  4,  puo'  formulare richiesta all'Unita' di missione, indicando gli elementi  informativib inerenti il progetto di  investimento,  con  particolare  riferimento alle ricadute occupazionali. 

A seguito di ricezione  della  richiesta  'Unita' di  missione  provvede,  ai  fini  di  trasparenza,  a  dare comunicazione sul proprio  sito  istituzionale  della  ricezione  di manifestazione  di  interesse  identificando   il   marchio   oggetto

dell'istanza. 

Eventuali ulteriori imprese che intendono investire in Italia  o trasferire  in  Italia  attivita'  produttive   ubicate   all'estero,

interessate ad utilizzare un marchio per  il  quale  sia  stata  gia' inoltrata all'Unita' di missione richiesta  di  utilizzo, presentano analoga richiesta entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione della manifestazione di interesse di cui al citato comma 2. 

Nei casi di cui sopra  l'Unita'  di  missione  procede,  ai fini della concessione dell'utilizzo del marchio, ad una  valutazione

comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti  il  medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri: entita' dell'investimento, ricadute  occupazionali,  settore  di   riferimento,   localizzazione dell'investimento, tempi di realizzazione dello stesso. 

L'Unita' di missione, entro sessanta giorni dalla  scadenza  del termine di cui al comma 3, provvede  a  pubblicare  gli  esiti della valutazione comparativa di cui al comma 4 sul sito istituzionale e  a comunicare, all'impresa selezionata, il riconoscimento  del  diritto all'utilizzo del marchio. 

Nel caso in cui entro il termine  non  vengano presentate ulteriori richieste,  l'Unita'  di  missione  comunica  il

riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio  all'impresa  che ha presentato richiesta entro trenta giorni dal  termine

Il  marchio  viene  messo  a  disposizione  dell'impresa  dalla direzione generale mediante contratto  di  licenza  gratuita per un periodo non inferiore a dieci anni, rinnovabile. 

In  ogni  caso,  il contratto di licenza si risolve automaticamente,  anche  prima  della

scadenza del termine di durata dello stesso, qualora l'impresa  cessi l'attivita' o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori dei confini nazionali. 

• Decreto Marchi 3 luglio 2024