Pubblicato in GU n 260 del 6 novembre il Decreto MIMIT del 28.10 con Disposizioni operative relative alle procedure di tutela dei  marchi di particolare interesse e valenza nazionale.

In particolare viene pubblicato il format per il progetto di cessione dell'attività (previsto dall'art 2 del Decreto MIMIT 3 luglio 2024 con Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale).

Ai sensi dell'art 2 del Decreto 28.10.2024 del MIMIT l'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o rasferire in  Italia  attività  produttive ubicate all'estero, interessata a utilizzare uno o  più marchi pubblicati, può presentare apposita richiesta, ai sensi dell'art.  5, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, utilizzando il  format di cui all'Allegato  2  al  presente decreto.

Vediamo i dettagli.

Decreto Marchi di interesse nazionale. il forma per il progetto di cessione

L'art 1 del Decreto 28 ottobre 2024 specifica che il progetto di cessazione dell'attività di cui  all'art.  2, comma 2, del decreto MIMIT del 3 luglio 2024 deve essere redatto utilizzando il format di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Il progetto deve essere trasmesso, nei termini fissati dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle  imprese  e  del made  in Italy del 3 luglio 2024, alla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale,  l'innovazione, le PMI e il made in Italy, via PEC al seguente indirizzo: [email protected]
La predetta DGIND, entro tre mesi dalla ricezione del  progetto comunica  all'impresa gli  esiti dell'attività istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, all'indirizzo PEC indicato nel predetto format.
Come previsto dall'art. 2, comma 4,  del  decreto  del  Ministro delle imprese e del made in Italy  del  3  luglio  2024,  il mancato riscontro da parte della DGIND entro il predetto termine di tre mesi, si intende come manifestazione di non interesse  a  subentrare  nella titolarita' del marchio.
Nel caso in cui la DGIND comunichi l'interesse del Ministero a subentrare nella titolarità del marchio, procederà immediatamente all'avvio dei lavori con l'impresa per la  predisposizione  dell'atto di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.
La DGIND  cura  gli  adempimenti  relativi  alla  pubblicazione, previsti dall'art. 2, comma 6, e dall'art. 4 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.
La procedura si  applica a  partire dal 2 dicembre 2024.

Leggi anche: Decreto marchi: regole MIMIT per rilevare quelli di interesse nazionale

• Decreto MIMIT 28.10.2024 Format Progetto Cessione Attività Marchi Italiani

Diritti d’autore e imponibilità IVA: condizioni necessarie

La Suprema Corte ha affermato che i compensi per i diritti discografici sono soggetti ad IVA, ove venga in rilievo la cessione di diritti (o beni similari a quelli) d'autore verso corrispettivo e, dunque, una prestazione di servizi che, in quanto tale, è operazione imponibile.

Sono fuori campo IVA, invece, le cessioni relative ai diritti d'autore in senso stretto operate dall'autore (o dai suoi eredi), salvo che riguardino disegni, opere di architettura o dell'arte cinematografica (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21694 del 08/10/2020, RV. 659071-04). 

In particolare, nella motivazione della citata pronuncia, si osserva che la tutela del diritto d'autore, disciplinata dalla L. n. 633 del 1941, assume rilievo sul piano fiscale solo sotto il profilo di carattere patrimoniale, quale diritto allo sfruttamento esclusivo della creazione a fini economici. 

La Cassazione specifica inoltre che il diritto di sfruttamento dell'opera, inoltre, si articola in una pluralità di contenuti, in quanto ricomprende (artt. 12-19, L. n. 633 del 1941) il diritto di riproduzione (ossia di moltiplicazione dell'opera con ogni mezzo), di esecuzione e/o rappresentazione dell'opera, di diffusione (anche a distanza), di distribuzione, di elaborazione (ossia di apportare modifiche all'opera originale).

La normativa in esame individua, poi, accanto a quello d'autore, una seconda categoria di diritti, definiti "diritti connessi all'esercizio del diritto di autore", alla cui disciplina è dedicato il Titolo II della legge, il cui Capo III riguarda specificamente i "Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori".

Si tratta, in particolare, di diritti distinti rispetto al diritto d'autore in senso stretto.

Nella Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 ("Protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione"), l' art. 1 stabiliva che la "protezione prevista dalla presente convenzione lascia intatta la protezione del diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche".

Peraltro, la nozione di diritti connessi al diritto d'autore, ma da questo distinti, è conosciuta anche nell'ordinamento unionale, trovando apposita disciplina nella direttiva n. 92/100/CEE concernente il "diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale", poi ribadita dalla successiva direttiva 2006/115/CE che la ha sostituita ed il cui articolo 12 ("Rapporti tra il diritto d'autore e i diritti connessi") espressamente statuisce che "La protezione dei diritti connessi con il diritto d'autore a norma della presente direttiva lascia totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore".

Nel caso in esame, si controverte in ordine ai compensi relativi non al diritto d'autore in senso stretto, bensì ai diritti connessi al diritto d'autore e, in particolare, a quelli concernenti il contratto discografico, con cui l'artista cede, in esclusiva, i diritti di utilizzazione economica dei supporti, su cui sono state trasferite le sue prestazioni artistiche. 

L'artista, in tal modo, si impegna, per la durata convenuta, a prestare la propria opera artistica e professionale per l'incisione, la registrazione e la riproduzione delle proprie o altrui opere musicali; inoltre, cede i suoi diritti di artista interprete ed esecutore, e il diritto di pubblicare, diffondere, riprodurre e mettere in commercio le registrazioni realizzate in esecuzione del contratto, mentre il produttore, a sua volta, si obbliga a sopportare le spese necessarie per la realizzazione delle registrazioni, a riversarle sui fonogrammi e a metterle in commercio, nonché a versare le royalties sulle vendite delle registrazioni (in genere in percentuale sul prezzo fisso del supporto o della vendita digitale).

Quanto all'assoggettamento ad Iva del diritto d'autore e dei diritti connessi, si deve innanzitutto tener conto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti.

Pertanto, le cessioni del diritto d'autore ovvero di diritti o beni similari verso corrispettivo costituiscono, in via generale, prestazioni di servizi e, in quanto tali, sono soggette ad Iva.

Il successivo quarto comma, lett. a, peraltro, in deroga, dispone: "Non sono considerate prestazioni di servizi: a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale". 

Le due disposizioni non sono tuttavia sovrapponibili.

La non assimilazione alle prestazioni di servizi è riconosciuta infatti solo se le cessioni (e le altre operazioni): 

• 1) siano state effettuate direttamente dall'autore (o eredi); 
• 2) siano relative "a diritti d'autore", ma neppure per tutti poiché sono escluse alcune specifiche ipotesi di opere (i disegni, le opere di architettura e dell'arte cinematografica).

La collocazione fuori campo Iva investe solo i diritti d'autore in senso stretto (e, peraltro, neppure tutti e sempreché l'operazione sia stata realizzata direttamente dall'artista e non da altri soggetti) e non può essere estesa a quelli connessi, la cui cessione resta soggetta alla disciplina ordinaria.

Per la territorialità, infine, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 43 della dir. 112/2006/CE, il luogo di una prestazione di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

A tale regola generale corrisponde quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso.

Ciò posto, come evidenziato nella sentenza impugnata, la contestata fattura attiene alla cessione non del diritto d'autore, ma dei diritti economici ad esso connessi e, in particolare, dei diritti di sfruttamento dell'opera musicale.

Ad avviso dei ricorrenti, non sussisterebbe il requisito della territorialità ai fini Iva, poiché si trattava di un importo minimo garantito, totalmente slegato dai quantitativi di vendita dell'opera nel territorio italiano, ma la doglianza non può essere accolte. 

Come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, la fattura aveva ad oggetto la corresponsione di un "anticipo minimo garantito". 

Il termine "anticipo" presuppone, comunque, la successiva corresponsione di un saldo e lascia intendere che tale importo aveva la medesima natura degli eventuali compensi da corrispondersi successivamente.

Peraltro, come sopra osservato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile ratione temporis, sono soggette ad Iva tutte le prestazioni di servizi rese da soggetti che hanno domicilio nel territorio dello Stato e, quindi, a prescindere dalla successiva commercializzazione ad opera del soggetto destinatario.

Ciò rende irrilevante il territorio in cui l'opera musicale del contribuente è stata successivamente commercializzata da parte della società cessionaria dei diritti di sfruttamento, considerato che non risulta essere oggetto di contestazione la sussistenza del domicilio in Italia del contribuente.

Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso va, pertanto, rigettato.

Con un comunicato di oggi 17 settembre il MIMIT specifica che il Decreto 3 luglio  con Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale pubblicato in GU n 200 del 27 agosto,  ha il fine di garantire la tutela dei marchi di particolare interesse nazionale e prevenire la loro estinzione, in attuazione della Legge “Made in Italy” (206/2023).

Con il decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro, da parte del Ministero, nella titolarità dei marchi di imprese che cessano definitivamente la propria attività, per non disperdere il patrimonio rappresentato dai marchi del Made in Italy, registrati o per i quali sia dimostrabile l’uso continuativo da almeno 50 anni, che godono di una rilevante notorietà e sono utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale.

Il MIMIT sinteticamente ha specificato che il decreto prevede due linee di intervento:

1. la prima, che riguarda i marchi collegati a imprese che intendono cessare l’attività; 
2. la seconda, rivolta ai marchi per i quali si presume il non utilizzo da almeno cinque anni. 

In relazione alla prima linea di intervento sarà emanato, entro 60 giorni, un successivo decreto ministeriale, con il quale sarà definita la modulistica, la data di avvio della procedura e le eventuali ulteriori indicazioni di carattere operativo che le imprese dovranno seguire. 

Nel caso in cui la Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy manifesti l’interesse a subentrare nella titolarità, l’impresa concederà gratuitamente il marchio con apposito atto.

Per la seconda linea di intervento, il MIMIT, in caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo da almeno cinque anni, potrà depositare domanda di registrazione del marchio a proprio nome e autorizzarne la titolarità alle imprese nazionali ed estere che intendono investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni.

Cessazione del marchio d’impresa: regole

Ai sensi dell'art 2 l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato  da almeno cinquanta anni, ovvero di un marchio non  registrato  per  il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività di  produzione del  prodotto  identificato  dal  predetto  marchio  notifica,   alla direzione generale,  il  progetto  di cessazione dell'attività almeno sei mesi prima dell'effettiva cessazione. 

Il progetto di cessazione è redatto secondo il format che sara' definito  con  successivo  decreto da  emanarsi  entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del presente decreto ossia dal 27 agosto.

Il  progetto  deve  contenere, in particolare,  l'indicazione  degli  effetti derivanti dalla cessazione, i motivi  economici, finanziari o  tecnici  della stessa, nonché i tempi  di  chiusura  e  le  strategie  inerenti  il marchio in questione, specificando che lo stesso non e' o  non  sarà oggetto di cessione a titolo oneroso  prima  della  cessazione  delle attività

Al  progetto va  altresì allegata  la  documentazione comprovante la titolarità del marchio o la legittimazione a disporre dello stesso. 

La direzione generale, entro tre mesi dalla notifica di cui sopra, comunica  all'impresa gli esiti dell'istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti  del marchio in relazione al particolare interesse e  alla valenza  nazionale  dello stesso,  manifestando  l'intenzione  o  meno di  subentrare nella titolarita' del marchio, nel caso in cui  lo  stesso  non  sia stato ovvero non sara' oggetto di cessione a titolo oneroso entro  la  data della cessazione dell'attivita'.  

Nel  corso del  suddetto  termine, l'impresa titolare non puo' disporre del marchio mediante cessione  a titolo gratuito. 

Il mancato riscontro formale da parte della  direzione  generale entro il  termine di cui sopra si  intende come manifestazione di non interesse a subentrare  nella  titolarita'  del marchio. 

Nel  caso  in  cui  la direzione generale  abbia  manifestato l'interesse a subentrare nella  titolarita'  del  marchio,  l'impresa

giuridicamente legittimata a disporne, entro i successivi  due  mesi, cede gratuitamente il marchio al Ministero, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti, anche mediante una dichiarazione  di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dalla direzione generale, con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione. 

La direzione generale, a  seguito  del  subentro  nelle  ipotesi previste  dal  presente  articolo,  presenta   all'Ufficio   italiano brevetti e marchi la domanda di trascrizione ai sensi degli  articoli 138 e 196 del decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n. 30,  per comunicare la variazione  di  titolarita'  del  marchio.

I  relativi oneri, ivi inclusi quelli di cui al comma 5, sono a carico del  fondo di  cui  all'art.  25  del  decreto-legge  17  maggio 2022,  n.  50, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2022, n. 91. 

Deposito di domanda marchio inutilizzato

Con l'art 3 si prevede che la direzione generale,  in  relazione  ai  marchi  per  i  quali presume il non utilizzo da almeno cinque anni che  possano  risultare di particolare interesse e valenza nazionale, provvede, nel  rispetto della normativa vigente, a formulare istanza di decadenza del marchio all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi ai sensi degli articoli 184-bis e seguenti del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
 In caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo, la direzione generale può depositare domanda di registrazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Marchio cessato di titolarità del Ministero: come rilevarlo

L'art 5 prevede che l'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o trasferire  in  Italia  attivita'  produttive ubicate   all'estero, interessata ad utilizzare  uno  o  piu'  marchi  di  titolarita'  del Ministero compresi nell'elenco di  cu  all'art.  4,  puo'  formulare richiesta all'Unita' di missione, indicando gli elementi  informativib inerenti il progetto di  investimento,  con  particolare  riferimento alle ricadute occupazionali. 

A seguito di ricezione  della  richiesta  'Unita' di  missione  provvede,  ai  fini  di  trasparenza,  a  dare comunicazione sul proprio  sito  istituzionale  della  ricezione  di manifestazione  di  interesse  identificando   il   marchio   oggetto

dell'istanza. 

Eventuali ulteriori imprese che intendono investire in Italia  o trasferire  in  Italia  attivita'  produttive   ubicate   all'estero,

interessate ad utilizzare un marchio per  il  quale  sia  stata  gia' inoltrata all'Unita' di missione richiesta  di  utilizzo, presentano analoga richiesta entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione della manifestazione di interesse di cui al citato comma 2. 

Nei casi di cui sopra  l'Unita'  di  missione  procede,  ai fini della concessione dell'utilizzo del marchio, ad una  valutazione

comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti  il  medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri: entita' dell'investimento, ricadute  occupazionali,  settore  di   riferimento,   localizzazione dell'investimento, tempi di realizzazione dello stesso. 

L'Unita' di missione, entro sessanta giorni dalla  scadenza  del termine di cui al comma 3, provvede  a  pubblicare  gli  esiti della valutazione comparativa di cui al comma 4 sul sito istituzionale e  a comunicare, all'impresa selezionata, il riconoscimento  del  diritto all'utilizzo del marchio. 

Nel caso in cui entro il termine  non  vengano presentate ulteriori richieste,  l'Unita'  di  missione  comunica  il

riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio  all'impresa  che ha presentato richiesta entro trenta giorni dal  termine

Il  marchio  viene  messo  a  disposizione  dell'impresa  dalla direzione generale mediante contratto  di  licenza  gratuita per un periodo non inferiore a dieci anni, rinnovabile. 

In  ogni  caso,  il contratto di licenza si risolve automaticamente,  anche  prima  della

scadenza del termine di durata dello stesso, qualora l'impresa  cessi l'attivita' o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori dei confini nazionali. 

• Decreto Marchi 3 luglio 2024

Con un comunicato datato 30 settembre il MIMIT informa della firma del decreto interministeriale riguardante l'adozione delle linee guida previste dall'articolo 65 del Codice della Proprietà Industriale.

Scarica qui le Linee Guida

Si tratta, sottolinea il Ministero, dell'ultimo atto necessario per il conseguimento della milestone MIMIT del Piano nazionale di ripresa e di resilienza.

Viene precisato inoltre che, la riforma della proprietà industriale è stata raggiunta sia:

• con l'approvazione della legge di modifica al Codice della Proprietà Industriale (legge n.102 del 24 luglio 2023) 
• con l'emanazione dei conseguenti strumenti attuativi: 4 circolari e le linee guida appena firmate.

Si riepiloga che, le novità introdotte permetteranno:

• alle imprese, 
• alle Università, 
• agli Enti di ricerca 
• ed agli IRCSS 

di collaborare in modo sempre più sinergico all’interno del sistema ricerca ed innovazione, mediante un più agevole accesso alla proprietà industriale.
Inoltre, è stato abolito il cosiddetto “professor’s privilege”, ribaltando l’approccio della precedente versione dell’articolo 65 che assegnava la titolarità delle invenzioni ai ricercatori che le avevano sviluppate. 

La titolarità è stata trasferita alla struttura di appartenenza dell’inventore. 

Il ricercatore può autonomamente depositare la domanda di brevetto solo in caso di inerzia da parte della struttura di appartenenza.

Le strutture di ricerca potranno così innestare virtuosi processi di valorizzazione delle innovazioni e trasferimento tecnologico, anche a vantaggio della competitività del Sistema Paese. 

Viene specificato che, questo ha un doppio intento: 

• da un lato allineare l’Italia al resto dei principali Paesi occidentali, 
• dall’altro rendere concreto l’obiettivo del dialogo tra il mondo della ricerca pubblica e quello produttivo, con ricadute sulla valorizzazione delle nuove tecnologie.

La riforma valorizza, quindi, la collaborazione tra Università, Enti pubblici di ricerca e IRCSS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) con le imprese .

Si specifica che il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Leggi: Codice proprietà industriale: in vigore le novità sull'imposta di bollo con altri approfondimenti

• Codice proprietà industriale Linee guida 26.09.2023